El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi estableció un precedente de observancia obligatoria a través de la Resolución 0330-2024: una vez que la autoridad reconoce la notoriedad de un signo distintivo, la empresa goza de los derechos que emanan de dicha condición por un lapso de cinco años. Transcurrido ese plazo, el titular deberá presentar nuevos medios probatorios que demuestren que su marca sigue siendo notoriamente conocida.

La decisión se originó tras detectar infracciones por uso de signos idénticos o similares que causaban confusión o aprovechamiento del prestigio de una marca nacional. Por ello, se impuso una multa a la empresa infractora y se dictaron medidas como la prohibición del uso de los signos y el comiso de los productos.

Alex Sosa, socio del Estudio Muñiz, explicó que las marcas notoriamente conocidas cuentan con una protección reforzada que les permite accionar contra la confusión, dilución y aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Sin embargo, para obtener esa condición, el titular debe probar ante el Indecopi que su marca efectivamente goza de tal notoriedad, demostrando su nivel de implantación en el mercado, posicionamiento, preferencia del consumidor, inversión publicitaria y otros factores relevantes detallados en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Sosa agregó que el nuevo precedente responde a la naturaleza dinámica de los mercados, donde la notoriedad de una marca puede fluctuar significativamente. Por lo tanto, el hecho de que una resolución haya reconocido la notoriedad de una marca no significa que cuente con tal condición por siempre.

La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional, según señaló la entidad.

El nuevo precedente establece que, si una marca ha sido reconocida como notoriamente conocida y no han pasado más de cinco años desde esa resolución, su estatus se puede invocar sin necesidad de nueva evidencia. No obstante, si han transcurrido más de cinco años, la marca debe demostrar si mantiene dicha notoriedad para seguir gozando de la protección reforzada. Este plazo busca evitar que marcas que ya no cumplen con los criterios de notoriedad sigan beneficiándose de un estatus que poseyeron en el pasado. Jonathan Rafael García Enríquez, Director del Departamento de Propiedad Intelectual en Marvilla García Valdez, aclara que la nueva normativa permite a las empresas usar expedientes de hasta cinco años de antigüedad para probar la notoriedad de sus marcas. Esto implica que los titulares deben demostrar periódicamente que sus marcas siguen siendo notoriamente conocidas al invocar dicha condición, apoyándose en documentos que no excedan los cinco años de antigüedad. “Este precedente es beneficioso para el mercado, ya que en su dinamismo, las marcas necesitan probar continuamente su relevancia, permitiendo así que el mercado se desarrolle de manera justa y equitativa”, dijo García. El especialista subraya que este precedente establece un hito crucial en cuanto a la permanencia en el mercado de ciertas marcas y nos invita a reflexionar sobre la innegable realidad de las marcas renombradas, que aún no están reguladas en Perú, y su necesaria diferenciación. Este enfoque no solo recalca la importancia de mantener un estándar de notoriedad actualizado, sino que también pone de relieve la distinción entre las marcas notoriamente conocidas y las renombradas, enfatizando la necesidad de una regulación específica para estas últimas en el Perú. García señala que esta normativa tiene un impacto inmediato, aplicándose tanto a casos en curso como a futuros litigios, lo que permite a las empresas beneficiarse sin demora. Sin embargo, este beneficio conlleva la responsabilidad de mantener actualizada la documentación relevante dentro del plazo de cinco años para asegurar la continuidad de las protecciones legales. Concluye que este enfoque beneficia a las empresas al proporcionarles un marco claro y actualizado para la defensa de sus marcas, garantizando que solo aquellas que siguen siendo relevantes y notoriamente conocidas en el mercado puedan reclamar y ejercer los derechos asociados a dicho estatus. Así, la norma asegura que el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida no sea permanente, sino que deba probarse periódicamente, lo que obliga a las empresas a mantener evidencia actualizada de su posicionamiento en el mercado peruano. Este cambio busca evitar que marcas que han perdido relevancia sigan gozando de protecciones especiales, fomentando una competencia más justa y dinámica. Para las empresas, esto implica un reto administrativo, pero también una oportunidad para demostrar su vigencia y fortalecer su estrategia de propiedad intelectual. En la práctica, deberán recopilar y presentar pruebas como encuestas de reconocimiento, estudios de mercado, publicidad continua y presencia en medios, todo dentro del plazo de cinco años para renovar su estatus. García enfatiza que esta actualización periódica es clave para mantener la exclusividad de los derechos marcarios, evitando que se diluyan por falta de uso o reconocimiento. Finalmente, destaca que la normativa brinda seguridad jurídica al establecer reglas claras para la defensa de marcas notoriamente conocidas, alineándose con estándares internacionales y beneficiando a las empresas que invierten en construir y mantener su reputación en el mercado.

Leer artículo completo en gestion.pe →